Posts Tagged ‘IP’

Ще в давнину майстри зберігали таємниці своїх технологій і передавали їх із уст в уста. Це давало змогу їхнім нащадкам продовжувати справу своїх предків та заробляти собі на життя. Цілі покоління завдяки своїй творчості та невтомній праці вдосконалювали технології, якими користувалися. Але, такий підхід не завжди давав змогу зберегти таємницю своєї розробки. Для захисту інтересів винахідників у ХХІV столітті з’являються охоронні грамоти, які гарантували їх власнику право володіти та розпоряджатися своїм винаходом на власний розсуд. Згодом охоронні грамоти замінили на патенти.

Сьогодні патент на винахід оформлюється не тільки для захисту авторських прав, щоб потім використовувати у власній справі. Колективи винахідників прагнуть комерціалізувати результати власних наукових досліджень та отримати гідну матеріальну винагороду за власну працю, а підприємці для забезпечення конкурентоздатності своїх підприємств зацікавлені постійно впроваджувати нові технологічні рішення. 

Для задоволення потреб обох сторін як раз і застосовують патентні дослідження. А якщо Ви ще не визначилися з чого почати, наші експерти готові прийти на допомогу.

Що таке патентні дослідження і як вони можуть допомогти розвитку бізнесу?

Визначення патентного дослідження наведено в Державному стандарті України «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» — це «… системний науковий аналіз властивостей об’єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об’єктів промислової власності».

Патентні дослідження необхідні для забезпечення ефективної діяльності практично всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та напряму діяльності – це університети, науково-дослідні установи, розробники інноваційної продукції, промислові підприємства (малі, середні та великі) всіх галузей економіки, посередницькі фірми, підприємці, які виробляють високотехнологічну продукцію в обмеженому обсязі та інші.

Розглянемо три види патентних досліджень: перевірка на новизну; дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку техніки та патентна чистота.

Перевірка власної ідеї на новизну 

В університетах та науково-дослідних інститутах цей вид досліджень використовується для підтвердження новизни отриманих результатів при виконанні наукових або науково-дослідних робіт. У разі отримання позитивного результату винахідники мають підстави для оформлення охоронних документів. Крім того, є можливість знайти колективи розробників чи окремих науковців для спільної праці, обміну результатами досліджень та досвідом.

У підприємців інші інтереси. Вони перевіряють власні ідеї для можливості подальшого їх впровадження у власному бізнесі. Завдяки їх досвіду та творчому підходу до вирішення складних ситуацій, а також задля розвитку власного бізнесу новатори розробляють нові технічні рішення для удосконалення технологічного процесу на підприємстві. 

Одним із існуючих методів захисту своєї інтелектуальної власності і є оформлення охоронних документів на особисту розробку. Деякі розробники відразу починають оформлювати заявку для отримання патенту. В такому разі є велика імовірність отримати відмову у національному патентному відомстві, або одержати інший негативний результат, який передбачає доопрацювання поданих документів. 

Саме тому наші фахівці, перед подачею заявки на отримання патенту, радять провести патентні дослідження і переконатися, що Ваша ідея має новизну світового рівня, а вже потім залучати фахівців для підготовки та подачі заявки для отримання охоронного документа.  

Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку техніки.

Основна мета цього дослідження – запобігти розробці або впровадженню (використанню) мало ефективної технології, уберегтися від придбання застарілої техніки, ознайомитися з сучасними досягненнями в галузі науки і техніки, дізнатися про нові тенденції розвитку в певних галузях.

Фахівці ознайомлюються з існуючими аналогами товарів та технологій, мають можливість оцінити технологічну розвиненість конкретної галузі. В результаті аналізу відсіються неконкурентоспроможні варіанти, з’явиться розуміння, який саме продукт/товар буде затребуваний у перспективі, є можливість знайти нові технологічні рішення для власного бізнесу, визначити ризики та резерви розвитку.

Сьогодні наукові колективи витрачають багато часу для вирішення певних задач. Іноді на це можуть витрачатися роки. Одночасно у другого розробника може вже існувати готове технологічне рішення. На нього навіть існує патент або подана заявка на його отримання. Залишається лише знайти цього винахідника та з’ясувати, на яких умовах його винахід можна використовувати. 

Такий підхід  надає можливість опрацювати існуючі сучасні технологічні рішення у конкретному напрямі, що сприяє скорішому закінченню власних досліджень та убереже від розробки непотрібних дублюючих технологій, заощадить ресурси підприємця та значно зменшить час для досягнення поставлених цілей.

Дослідження на патентну чистоту.

Цей вид досліджень повинен передувати етапу реалізації товару на новому ринку. Виявляються діючі ідентичні патенти, перевіряються суттєві ознаки. Якісний аналіз практично виключає ризик порушення прав третіх осіб.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначає патентну чистоту, як «… властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення діючих на її території прав інтелектуальної власності на технології та/або складові технологій …». 

Інформаційно-аналітичне дослідження патентної документації здійснюється у певному технологічному напрямі та за територіальними ознаками (країна, регіон або світовий масштаб). Тобто, визначається патентна чистота на певну дату і в конкретних країнах.

Досліджуваний об’єкт інтелектуальної власності може охоронятись діючим патентом в одній країні і в той самий час не мати охорони на території інших країн світу. Крім того, патент має обмежений термін дії, тому для більш глибокого розуміння перспектив розвитку (завоювання) конкретного сегменту ринку патентна активність аналізується у динаміці.

Зазвичай при проведенні експертизи на патентну чистоту досліджуються три сторони технології це: правова, технічна та економічна. 

Правова сторона передбачає точне та всебічне вивчення юридичних питань з різних сторін для реальної оцінки ситуації навколо конкретного об’єкту.

Дослідження технічних або інженерних питань необхідно для правильної оцінки (співставлення) технічної сутності об’єктів інтелектуальної власності, які вже захищені патентом з новою розробкою по їх суттєвим ознакам. 

Економічна складова передбачає оцінку обсягу можливих претензій патентовласника, якщо будуть порушені права третіх осіб.

За результатами проведених патентних досліджень оформлюється звіт та патентний формуляр відповідно до установленого законодавством порядку. Якщо замовник зацікавлений замовити додаткові розділи, то це обговорюється окремо.

Отримані результати надають можливість відібрати найбільш ефективні рішення для розвитку власного бізнесу, визначити перспективні напрями, знайти партнерів або розробників для вдосконалення технологічного процесу. 

Не витрачайте час даремно та отримайте доступ до інформації, про яку Ваші  конкуренти не знають! Компанія «ATILOG» дозволить Вам отримати послуги досвідчених патентних повірених, які нададуть вичерпну консультацію та проведуть патентні дослідження. На нашому рахунку сотні отриманих патентів та задоволених клієнтів. Саме з нами Ви зможете розвивати та захищати свій бізнес. Замовляйте патентні дослідження вже сьогодні!

Итак, предположим Вы являетесь собственником патента или свидетельства на какой-либо объект интеллектуальной собственности. Вполне естественно, что у Вас возникнет желание получать доход от Вашей собственности или законно передать Ваши права другим лицам. Одним из инструментов для этой задачи является лицензионный договор.

У большинства людей слово «лицензия» ассоциируется исключительно с разрешительными документами государственных органов. Однако, оно имеет более широкое значение. Лицензия — это разрешения на осуществление определенных действий, которое может предоставляться как государственными органами, так и частными лицами, в зависимости от предмета лицензии. Примером частной лицензии является лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности. Говоря простыми словами Вы имеете возможность «сдать в аренду» Вашу интеллектуальную собственность.

Ст. 1108 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что лицо, имеющее исключительное право разрешать использование объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), может предоставить другому лицу (лицензиату) письменное полномочие, которое предоставляет ему право на использование этого объекта в определенной ограниченной сфере (лицензия на использования объекта права интеллектуальной собственности).

Такая лицензия может быть исключительной, единичной, неисключительной, а также другого вида, что не противоречит закону.

Исключительная лицензия предоставляется только одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, что ограничена этой лицензией, и выдачи ним другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Единичная лицензия выдается только одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, что ограничена этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере.

Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, что ограничена этой лицензией, и выдачи ним другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Лицензия на использование объектов интеллектуальной собственности может быть оформлена как отдельный документ (который так и называется — лицензия) или являться частью лицензионного договора.

Согласно ст. 1109 ГК Украины, по лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований этого кодекса и другого закона.

Так в чем же отличие между лицензией и лицензионным договором, ведь оба эти документа предусматривают разрешение на использование интеллектуальной собственности?

Разница в том, что лицензия — это односторонняя сделка, в отличии от договора, в котором фиксируются права и обязанности обеих сторон. Как правило, право использования объекта интеллектуальной собственности передается на определенных условиях, поэтому чаще всего заключают именно лицензионные договора.

В лицензионном договоре определяются вид лицензии, сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретны права, что предоставляются по договору, способы использования указанного объекта, территория и срок, на которые предоставляются права и т.п.), размер, порядок и сроки выплаты платы за использование объекту права интеллектуальной собственности, а также другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор.

В зависимости от объекта интеллектуальной собственности лицензионные договора имеют свои особенности.

Так, согласно Закону Украины «Про охрану прав на знаки для товаров и услуг», собственник свидетельства Украины на знак для товаров и услуг (торговая марка) имеет право предоставить любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора.

Одним из обязательных пунктов лицензионного договора — это условие о том, что качество товаров и услуг, изготовляемых или предоставляемых по лицензионному договору, не будет ниже от качества товаров и услуг собственника свидетельства и что последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Лицензионный договор считается действительным, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами.

Сторона договора имеет право на информирование неопределенного круга лиц про выдачу лицензии на использование знака. Такое информирование осуществляется путем публикации в официальном бюллетене сведений в объеме и порядке, установленном Министерством образования и науки Украины, с одновременным внесением их в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.

Регистрация лицензионного договора не является обязательной, однако она, прежде всего, необходима лицензиату, так как позволяет проверить действительность свидетельства и объём полномочий лицензиара (может возникнуть ситуация, при которой собственник свидетельства ранее передал права другому лицу и уже не имеет полномочий заключать другой лицензионный договор). При регистрации лицензионного договора в Министерстве экономического развития и торговли, необходимо оплатить государственный сбор. Также Важно зарегистрировать ЛД если по нему планируется проводить крупные суммы денежных средств.

Аналогично можно опубликовать сведения и зарегистрировать лицензионные договора на использование промышленного образца, изобретения или полезной модели. Все больше издательств требуют заключения лицензионных соглашений на публикуемое произведение.

Лицензионный договор — это инструмент коммерциализации Ваших прав на объекты интеллектуальной собственности. Часто такого инструмент используется, если объект интеллектуальной собственности зарегистрирован на физическое лицо (собственника предприятия, директора), а необходим для использования юридическому лицу. Это позволит предприятию на законных основаниях использовать в своей деятельности торговые марки, промышленные образцы, изобретения и т.п. Такой подход экономически выгоднее, чем регистрация интеллектуальной собственности сразу на юридическое лицо.

Atilog имеет большой опыт в разработке и регистрации индивидуальных лицензионных договоров на любые объекты интеллектуальной собственности. Наши специалисты всегда готовы Вам помочь!

Уперше на міжнародному рівні комп’ютерні програми як об’єкти авторського права були визначені в Угоді про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 1994 р.

У ч. 1 ст. 10 Угоди ТРІПС зазначено: «Комп’ютерні програми у вихідному або об’єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971)».

Критерієм охороноздатності у даній нормі визначена форма вираження програми (об’єктний чи вихідний код). У той же час у ст. 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (Договір ВОІВ) (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty) 1996 р., сказано про надання охорони комп’ютерним програмам «незалежно від способу або форми їх вираження».

Слід зазначити, що на даному етапі технічного прогресу вихідний та об’єктний коди є єдиними охороноздатними формами програми. Вихідний код — це набір інструкцій, написаний мовою програмування, яку може прочитати людина (фактично, це набір текстових файлів, створених програмістом). Об’єктний код — це вихідний код, компільований у машинні команди. Отже, можна говорити, що сьогодні положення міжнародно-правових актів дійсно співпадають.

Також необхідно звернути увагу на положення ч. 2 ст. 9 Угоди ТРІПС: «Захист авторського права поширюється на вислови, а не на ідеї, процедури, способи дії або математичні концепції як такі». Такий підхід відповідає загальному принципу авторського права — надання захисту формі вираження ідеї, а не самій ідеї. Це положення стосується і комп’ютерних програм, які фактично є формами вираження певних алгоритмів, послідовних наборів інструкцій. Так захист авторським правом поширюється саме на форму вираження — програму, а не на алгоритм.

Угода ТРІПС не встановлює критерії оригінальності для творів, у тому числі й комп’ютерних програм. Тому сьогодні оригінальність програм, особливо в державах англосаксонського права, встановлюється судом, за певними процедурами. Наприклад, «weeding-out» test із канадської справи «Delrina Corp. v. Triolet Systems Inc.», справи Великобританських судів «Ibcos v Barclays Mercantile Finanes» та «John Richardson v Flanders». У справі США «Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.» був розроблений Abstruction-Filtration-Comparison test, який визначає, чи були скопійовані non-literal elements комп’ютерної програми у три етапи. Спершу визначаються рівні абстракціїї програми, потім на кожному рівні відфільтровуються ті елементи, які захищаються авторським правом. На останньому етапі порівнюються ці відібрані елементи двох різних комп’ютерних програм, і визначається, чи мало місце копіювання.

Для уніфікації правового регулювання комп’ютерних програм в Європейському Союзі 14 травня 1991 року була прийнята Директива Ради ЄС 91/250/ЄС про правову охорону комп’ютерних програм (далі – Директива про комп’ютерні програми). Відповідно до її положень, програми для електронно-обчислювальних машин охороняються в країнах-членах Європейського Союзу нормами авторського права (подібно літературним творам) Бернської конвенції 1886 р.

Правова охорона, згідно з положеннями Директиви про комп’ютерні програми, застосовується до комп’ютерної програми, вираженої в будь-якій формі й будь-яким способом. Ідеї та принципи, що лежать в основі будь-якого елемента комп’ютерної програми, включаючи ті, що лежать в основі її інтерфейсу, не охороняються авторським правом за цією Директивою. Згідно з Директивою про комп’ютерні програми, термін «комп’ютерні програми» включає в себе і їх підготовчий матеріал, що дає результат на останньому етапі розробки комп’ютерної програми.

Що до критерію охороноздатності, то Директива про комп’ютерні програми єдиним критерієм визначає оригінальність, тобто комп’ютерна програма є оригінальною, якщо вона являє собою результат творчої (інтелектуальної) діяльності автора. Більше жоден інший критерій не застосовується згідно з імперативною нормою самої Директиви (п. 3 ст. 1).

Важливі положення закріплює Директива про комп’ютерні програми також щодо питання авторства комп’ютерних програм. Законодавство країн-членів Європейського Союзу по різному регулює це питання, або визнаючи авторами комп’ютерних програм лише фізичних осіб (презумпція авторського права), або визнаючи в певних випадках і юридичних осіб авторами комп’ютерних програм. У Директиві ж, згідно зі ст. 2 автором визнається фізична особа чи група фізичних осіб, які створили програму, а також, якщо законодавство держав-членів дозволяє це — юридичні особи. Відносно комп’ютерної програми, яка створена спільно групою фізичних осіб, виключні права будуть належати спільно.

Після прийняття Радою ЄС Директиви 93/98/ЄС від 29 жовтня 1993 р. про гармонізацію термінів охорони авторського права і деяких суміжних прав термін захисту авторського права закінчується через 70 років після смерті автора.

В Україні, як і у світі, комп’ютерна програма захищається авторським правом. Відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”, комп’ютерна програма — це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

І хоча авторське право на комп’ютерну програму виникає з моменту її створення, для більш надійного захисту власного продукту, рекомендуємо реєструвати авторські права на програму. Свідоцтво про реєстрацію авторського права стане беззаперечним фактом, що підтверджує Ваше авторство на програму.

Право власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) засвідчується свідоцтвом, яке надає його власнику право використовувати марку самостійно, надавати іншим особам права користування маркою, а також забороняти іншим особам використовувати марку без його дозволу.

Використання чужої ТМ є недобросовісною конкуренцією і передбачає відповідальність у вигляді штрафу, що може сягати до 5 % від річного доходу.

Однак, ч. 6 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає можливість використання торговельної марки без дозволу власника: “Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

1. здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

2. використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

3. некомерційне використання знака;

4. усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

5. добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес».

Розглянемо кожен з цих випадків окремо.

1. Право попереднього користувача

Права попереднього користувача на торговельну марку визначені в ст. 500 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що:

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, якщо Ви використовували або здійснили значну та серйозну підготовку для використання певного позначення для своїх товарів чи послуг, яке згодом було зареєстровано іншої особою як торговельна марка, Ви маєте право і надалі його використовувати без необхідності отримання дозволу власника ТМ.

У випадку, якщо власник звернеться до суду аби заборонити Вам користуватися його маркою, Вам необхідно буде довести, що ви почали використовувати ТМ раніше.

Також можно самостійно звернутися до суду з вимогою визнати за собою права попереднього користувача.

2. Принцип вичерпання прав

Зазначений принцип означає, що власник ТМ втрачає право на комерційне використання товару, який був введений ним у цивільний оборот (проданий, реалізований тощо), і подальше використання знака для товарів і послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника для товарів і послуг.

Здавалося б, що все просто. Купили товар певної марки, і хоча Ви стали власником лише товару, а не ТМ, Ви можете реклумати та продавати його під цією ТМ без дозволу власника/виробника. Але складність тут полягає у тому, що в ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не визначено, який саме підхід до вичерпання прав діє в Україні: національний чи міжнародний.

Відповідно до національного підходу у випадку імпорту товару для його реалізації необхідно отримати дозвіл власника ТМ.

Міжнародний підхід передбачає, що новий власник товару може використовувати ТМ виробника при подальшій реалізації незалежно від того чи є такий товар імпортним. Такий підхід сприяє паралельному імпорту. Слід зауважити, що Митний кодекс України відносить товари паралельного імпорту до контрафактних, що не є правильним виходячи з міжнародного підходу вичерпання прав. Тим не менш, на митниці при ввезені товарів без дозволу власника ТМ можуть виникнути проблеми. 3. Некомерційне використання знаку

Під некомерційним використанням мається на увазі використання без мети одержання прибутку. Однак детально це питання в законодавстві та на практиці не вирішено. Суди під некомерційним використанням торговельної марки визнають наступні випадки:

1. використання чужої ТМ в назві неприбуткової організації ( Постанова ВГСУ від 19.12.2006 )

2. використання чужої ТМ в доменному імені, якщо такий сайт носить інформаційний характер та не містить жодних даних про продаж товарів відповідної ТМ ( Рішення Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2012 )

Справ, у яких суди відмовляють у визнанні права на некомерційне використання знаку, значно більше, оскільки це досить складне питання і залежно від конкретних обставин справи у кожному окремому випадку може вирішуватися по різному.

4. Повідомлення новин і коментарів новин

Найскладнішим моментом у даному випадку є розмежування використання ТМ з рекламною та інформаційною метою, а саме повідомлення новин та коментарів новин. До того ж у законодавстві немає визначення поняття новини, тож чітко не встановлено, якою має бути інформація, повідомлення якої з використанням чужої ТМ не буде розглядатися як порушення. Слід також враховувати положення законодавства про недобросовісну конкуренцію. Новини з використанням чужої ТМ не повинні вводити в оману споживачів та дискредитувати суб’єкта господарювання — власника ТМ.

5. Використання власних імен та адрес

З цим положенням усе просто. Право людини на її ім’я є невід’ємним правом, якого ніхто не може бути позбавлений. Власник ТМ, яка співпадає з Вашим прізвищем, ім’ям і по-батькові або адресою, не може заборонити Вам користуватися ними.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що використання чужої торгової марки без дозволу власника є можливим, однак повинно відповідати законодавству. Не зловживайте своїми правами!

Перед початком процедури реєстрації торгової марки ми радимо клієнтам провести інформаційний пошук на тотожність та схожість позначення. Не всі розуміють навіщо це потрібно і що він дає.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, Ваше позначення не буде зареєстроване як торгова марка, якщо воно тотожне або схоже до ступеня змішування з уже зареєстрованими торговими марками або позначеннями, уже заявленими на реєстрацію до Укрпатенту. При цьому ці позначення повинні поширюватися на споріднені товари і послуги.

Тотожні позначення — це позначення, які збігаються один з одним в усіх елементах, тобто є абсолютно ідентичними.

Схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення — це позначення, які незважаючи на окрему різницю елементів, можна сплутати один з одним, вони асоціюються один з одним. Питання про те, чи є позначення тотожними або схожими вирішується експертом при проведенні кваліфікаційної експертизи. Однак, краще заздалегідь знати про можливість відмови в реєстрації торгової марки на цій підстави і спробувати усунути проблему.

При проведенні експертизи експерти керуються Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг.

Для встановлення схожості позначень необхідно провести порівняльний аналіз, що має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

Встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких:

1. транслітерація одного і того ж слова літерами іншого алфавіту (ГЕЛІОС-HELIOS);

2. відмінними є лише одна або дві літери (РАПТОР-ДАПТОР, ARIBOLT-ORIBOLD, РЕВІМАЛОН-РЕВІНАЛОН).

Установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням наступних ознак:

– загальне зорове сприйняття;

– вид шрифту;

– графічне написання (відтворення) з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові);

– розташування літер по відношенню одна до одної;

– алфавіт, літерами якого написане слово;

– колір чи поєднання кольорів.

Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, експертиза проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому. Якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості окремий чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

При визначенні подібності зображувальних і об’ємних позначень враховують наступні критерії:

– зовнішня форма;

– наявність чи відсутність симетрії;

– смислове значення;

– вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.);

– поєднання кольорів і тонів.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Якщо під час порівняльного аналізу комбінованих позначень буде встановлено, що їх словесні елементи ідентичні або схожі настільки, що їх можна сплутати, то такі комбіновані позначення слід визнати схожими навіть при певній розбіжності зображувальних елементів.

Все це стосується позначень, що поширюються на одні й ті ж або споріднені класи товарів і послуг.

Спорідненість товарів і послуг означає, що товари і послуги пов’язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

Приблизний перелік кореспондуючих класів МКТП, які містять споріднені товари:

Отже, якщо під час проведення попереднього інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначення були виявлені такі позначення необхідно змінити Ваше позначення: додати до нього нові словесні або зображувальні елементи, змінити кольорову гаму, приділити значну увагу саме зовнішньому вигляду. Це не гарантує, але значно підвищує Ваші шанси на реєстрацію торгової марки.

У аб. 4 ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначено, що: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг».

Цей критерій є досить поширеною підставою для відмови Укрпатентом у реєстрації торгової марки.

Проблема полягає у тому, що ні в законодавстві, ні в багаторічній судовій практиці не визначено, що означає відомі в Україні фірмові найменування, відсутні будь-які критерії для встановлення відомості.

Головним актом, який регулює проведення експертизи Укрпатентом є Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. У ньому зазначено, що фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов’язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи. Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування можуть бути, зокрема енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Так як до сьогоднішнього дня в Україні не було створено реєстру фірмових (комерційних) найменувань, то основним способом підтвердження або спростування відомості фірмового найменування залишаються дані державних органів. Наприклад, довідка з Державної служби статистики, яка підтвердить наявність або відсутність в Україні зареєстрованої юридичної особи з фірмовим найменуванням аналогічним заявленому позначенню.

Щодо судової практики з цього питання, то деякі судді для визначення відомості фірмового найменування застосовують за аналогією критерії визначення відомості торговельної марки, які передбачені в ч. 2 ст. 25 Закону, а саме: “При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

– ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

– тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

– свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

– цінність, що асоціюється зі знаком».

Інші судді доручають вирішення питання відомості фірмового найменування експерту.

Однак, у Постанові Вищого господарського суду України від 01.12.2015 року за справою № 39/124, суд наголосив на тому, що правове значення в даному випадку має лише відомість (без обмеження факторів, які на це вплинули) в Україні цього фірмового найменування; питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом.

Таким чином, позиція ВГСУ така, що суддя самостійно має вирішити питання відомості, врахувавши всі обставини, не обмежуючись жодними критеріями.

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, відомий — якого знає багато людей, який користується популярністю, славою; знаменитий, славетний.

З цього визначення вбачається, що суд має встановити кількість осіб, яким відоме фірмове найменування. Однак, які саме це мають бути особи — споживачі чи контрагенти, не зрозуміло.

Отже, доказами відомості фірмового найменування у суді можуть бути інформація різного роду, зокрема довідки державних органів, соціологічні опитування, статистичні дані, інформація від контрагентів тощо.

Якщо звернутися до іноземного законодавства, то в Європейському Союзі взагалі немає такого критерію для відмови як наявність схожого до ступеня змішування відомого комерційного найменування. У Директиві 2015/2436 Європейського парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року щодо торгових марок зазначається наступне: “The concept of infringement of a trademark should also comprise the use of the sign as a trade name or similar designation, as long as such use is made for the purposes of distinguishing goods or services.

The exclusive rights conferred by a trade mark should not entitle the proprietor to prohibit the use of signs or indications by third parties which are used fairly and thus in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. In order to create equal conditions for trade names and trademarks against the background that trade names are regularly granted unrestricted protection against later trade marks, such use should only be considered to include the use of the personal name of the third party. Such use should further permit the use of descriptive or non-distinctive signs or indications in general”.

Отже, у ЄС використання торговельної марки в якості комерційного найменування, яке слугує для розрізнення товарів і послуг визнається порушенням. Що ж стосується найменувань, які виникли раніше торгових марок, то їм надаються фактично рівні умови з певними обмеженнями.

Враховуючи необхідність приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС, було б доцільним взагалі виключити із Закону аб. 4 ч. 3 ст. 6.