У аб. 4 ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначено, що: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг».

Цей критерій є досить поширеною підставою для відмови Укрпатентом у реєстрації торгової марки.

Проблема полягає у тому, що ні в законодавстві, ні в багаторічній судовій практиці не визначено, що означає відомі в Україні фірмові найменування, відсутні будь-які критерії для встановлення відомості.

Головним актом, який регулює проведення експертизи Укрпатентом є Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. У ньому зазначено, що фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов’язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи. Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування можуть бути, зокрема енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Так як до сьогоднішнього дня в Україні не було створено реєстру фірмових (комерційних) найменувань, то основним способом підтвердження або спростування відомості фірмового найменування залишаються дані державних органів. Наприклад, довідка з Державної служби статистики, яка підтвердить наявність або відсутність в Україні зареєстрованої юридичної особи з фірмовим найменуванням аналогічним заявленому позначенню.

Щодо судової практики з цього питання, то деякі судді для визначення відомості фірмового найменування застосовують за аналогією критерії визначення відомості торговельної марки, які передбачені в ч. 2 ст. 25 Закону, а саме: “При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

– ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

– тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

– свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

– цінність, що асоціюється зі знаком».

Інші судді доручають вирішення питання відомості фірмового найменування експерту.

Однак, у Постанові Вищого господарського суду України від 01.12.2015 року за справою № 39/124, суд наголосив на тому, що правове значення в даному випадку має лише відомість (без обмеження факторів, які на це вплинули) в Україні цього фірмового найменування; питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом.

Таким чином, позиція ВГСУ така, що суддя самостійно має вирішити питання відомості, врахувавши всі обставини, не обмежуючись жодними критеріями.

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, відомий — якого знає багато людей, який користується популярністю, славою; знаменитий, славетний.

З цього визначення вбачається, що суд має встановити кількість осіб, яким відоме фірмове найменування. Однак, які саме це мають бути особи — споживачі чи контрагенти, не зрозуміло.

Отже, доказами відомості фірмового найменування у суді можуть бути інформація різного роду, зокрема довідки державних органів, соціологічні опитування, статистичні дані, інформація від контрагентів тощо.

Якщо звернутися до іноземного законодавства, то в Європейському Союзі взагалі немає такого критерію для відмови як наявність схожого до ступеня змішування відомого комерційного найменування. У Директиві 2015/2436 Європейського парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року щодо торгових марок зазначається наступне: “The concept of infringement of a trademark should also comprise the use of the sign as a trade name or similar designation, as long as such use is made for the purposes of distinguishing goods or services.

The exclusive rights conferred by a trade mark should not entitle the proprietor to prohibit the use of signs or indications by third parties which are used fairly and thus in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. In order to create equal conditions for trade names and trademarks against the background that trade names are regularly granted unrestricted protection against later trade marks, such use should only be considered to include the use of the personal name of the third party. Such use should further permit the use of descriptive or non-distinctive signs or indications in general”.

Отже, у ЄС використання торговельної марки в якості комерційного найменування, яке слугує для розрізнення товарів і послуг визнається порушенням. Що ж стосується найменувань, які виникли раніше торгових марок, то їм надаються фактично рівні умови з певними обмеженнями.

Враховуючи необхідність приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС, було б доцільним взагалі виключити із Закону аб. 4 ч. 3 ст. 6.