Право власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) засвідчується свідоцтвом, яке надає його власнику право використовувати марку самостійно, надавати іншим особам права користування маркою, а також забороняти іншим особам використовувати марку без його дозволу.

Використання чужої ТМ є недобросовісною конкуренцією і передбачає відповідальність у вигляді штрафу, що може сягати до 5 % від річного доходу.

Однак, ч. 6 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає можливість використання торговельної марки без дозволу власника: “Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

1. здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

2. використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

3. некомерційне використання знака;

4. усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

5. добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес».

Розглянемо кожен з цих випадків окремо.

1. Право попереднього користувача

Права попереднього користувача на торговельну марку визначені в ст. 500 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що:

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, якщо Ви використовували або здійснили значну та серйозну підготовку для використання певного позначення для своїх товарів чи послуг, яке згодом було зареєстровано іншої особою як торговельна марка, Ви маєте право і надалі його використовувати без необхідності отримання дозволу власника ТМ.

У випадку, якщо власник звернеться до суду аби заборонити Вам користуватися його маркою, Вам необхідно буде довести, що ви почали використовувати ТМ раніше.

Також можно самостійно звернутися до суду з вимогою визнати за собою права попереднього користувача.

2. Принцип вичерпання прав

Зазначений принцип означає, що власник ТМ втрачає право на комерційне використання товару, який був введений ним у цивільний оборот (проданий, реалізований тощо), і подальше використання знака для товарів і послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника для товарів і послуг.

Здавалося б, що все просто. Купили товар певної марки, і хоча Ви стали власником лише товару, а не ТМ, Ви можете реклумати та продавати його під цією ТМ без дозволу власника/виробника. Але складність тут полягає у тому, що в ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не визначено, який саме підхід до вичерпання прав діє в Україні: національний чи міжнародний.

Відповідно до національного підходу у випадку імпорту товару для його реалізації необхідно отримати дозвіл власника ТМ.

Міжнародний підхід передбачає, що новий власник товару може використовувати ТМ виробника при подальшій реалізації незалежно від того чи є такий товар імпортним. Такий підхід сприяє паралельному імпорту. Слід зауважити, що Митний кодекс України відносить товари паралельного імпорту до контрафактних, що не є правильним виходячи з міжнародного підходу вичерпання прав. Тим не менш, на митниці при ввезені товарів без дозволу власника ТМ можуть виникнути проблеми. 3. Некомерційне використання знаку

Під некомерційним використанням мається на увазі використання без мети одержання прибутку. Однак детально це питання в законодавстві та на практиці не вирішено. Суди під некомерційним використанням торговельної марки визнають наступні випадки:

1. використання чужої ТМ в назві неприбуткової організації ( Постанова ВГСУ від 19.12.2006 )

2. використання чужої ТМ в доменному імені, якщо такий сайт носить інформаційний характер та не містить жодних даних про продаж товарів відповідної ТМ ( Рішення Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2012 )

Справ, у яких суди відмовляють у визнанні права на некомерційне використання знаку, значно більше, оскільки це досить складне питання і залежно від конкретних обставин справи у кожному окремому випадку може вирішуватися по різному.

4. Повідомлення новин і коментарів новин

Найскладнішим моментом у даному випадку є розмежування використання ТМ з рекламною та інформаційною метою, а саме повідомлення новин та коментарів новин. До того ж у законодавстві немає визначення поняття новини, тож чітко не встановлено, якою має бути інформація, повідомлення якої з використанням чужої ТМ не буде розглядатися як порушення. Слід також враховувати положення законодавства про недобросовісну конкуренцію. Новини з використанням чужої ТМ не повинні вводити в оману споживачів та дискредитувати суб’єкта господарювання — власника ТМ.

5. Використання власних імен та адрес

З цим положенням усе просто. Право людини на її ім’я є невід’ємним правом, якого ніхто не може бути позбавлений. Власник ТМ, яка співпадає з Вашим прізвищем, ім’ям і по-батькові або адресою, не може заборонити Вам користуватися ними.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що використання чужої торгової марки без дозволу власника є можливим, однак повинно відповідати законодавству. Не зловживайте своїми правами!