Успішне подолання відмови у реєстрації ТМ для STRIP-TILL

Успішне подолання відмови у реєстрації ТМ для STRIP-TILL

Сьогодні ми розкажемо Вам про успішне подолання відмови у реєстрації торговельної марки “STRIP-TILL”.  Наш клієнт, компанія “МЗУРІ”, звернулася до “ATILOG” за допомогою у реєстрації позначення “STRIP-TILL”.

Сьогодні ми розкажемо Вам про успішне подолання відмови у реєстрації торговельної марки “STRIP-TILL”. 

Наш клієнт, компанія МЗУРІ, звернулася до “ATILOG” за допомогою у реєстрації позначення “STRIP-TILL”. 

Компанія займається реалізацією сільськогосподарської техніки із застосуванням особливої технології обробки  ґрунту, яка дозволяє обробляти і розпушувати тільки смуги в рядках майбутнього посіву, а тому решта поля залишається недоторканою. Саме завдяки цій технології значно підвищується родючість ґрунту та його якість.

Клієнт бажав отримати ТМ  “STRIP-TILL” у 35 класі МКТП, який передбачає рекламування, керування підприємницькою діяльністю, організування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності, офісні роботи.

Нагадаємо, що процедура реєстрації ТМ починається з :

  • визначення класу МКТП;
  • попереднього пошуку; 
  • складення та подання заявки,
  • прискорення реєстрації (за бажанням);
  • подолання відмови у реєстрації (якщо Ви таку отримали);
  • отримання свідоцтва.

Далі Вам залишається очікувати, а експерти Укрпатенту встановлюють дату подання заявки, проводять формальну експертизу (перевірка документів) та кваліфікаційну експертизу (аналіз заявленого позначення на критерії відповідності умовам правової охорони). Саме на цьому етапі можливо отримати попередню відмову.

Якщо у експерта з’являються сумніви щодо відповідності позначення вимогам надання правової охорони, він надсилає повідомлення про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього заявленого Вами переліку товарів і послуг (класу МКТП)  або його частини.

Причини відмови можуть бути різні, але найпоширенішими є – схожість з іншою тм, введення в оману…

Гарною новиною є те що відмова не є остаточною, її можливо подолати шляхом підготовки мотивованої відповіді, де необхідно викласти аргументи на користь реєстрації Вашого позначення.

У випадку з  “STRIP-TILL” нами було отримано попередню відмову у реєстрації щодо усього переліку послуг 35 класу МКТП. Експерти Укрпатенту мотивували це тим, що заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком “StripTILL BLU-JET” раніше зареєстрованим в Україні на ім`я Thurston Manufacturing Company (US), щодо споріднених товарів.

Заявлене позначення нашого клієнта: 

Позначення Thurston Manufacturing Company:

Здавалося б, на цьому етапі можна було б залишити справу, адже вона видається безнадійною: законом заборонено не тільки реєстрацію тотожних, але й схожих марок. Однак, фахівці “ATILOG” вважали, що такий висновок експертів є упередженим та не аргументованим.  Користуючись правом на мотивовану відповідь, ми провели ґрунтовний аналіз заявленого позначення та позначення Thurston Manufacturing Company за візуальним, семантичним (смисловим) та фонетичним критеріями.

Оскільки головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень, саме перше зорове сприйняття будь-якого об’єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам’ятовується і позначення. В такому випадку доцільно порівняти позначення саме за цими критеріями, що і було зроблено. Однак, за візуальними критеріями ми не маємо жодних підстав для схожості. Так, обидва позначення мають схожі словесні елементи. Втім, порівнюючи ці елементи, слід взяти до уваги графічний характер виконання протиставленого знаку, а саме виконання потовщеним шрифтом із нахилом, виконання не через дефіс (як в заявленому позначенні), наявність літер різного регістру, виконання у синьому та білому кольорах, та наявність ліній, які породжують асоціацію прямокутної рамки. Саме тому порівняння схожих елементів за графічною ознакою також має достатньо відмінностей.

Різниця у семантичному складі, на нашу думку, взагалі не викликала сумнівів. Оскільки у протиставлюваному позначенні привертає увагу та цікавість саме літак і напис «Blu-jet», варто трактувати його саме з урахуванням цих складових. «blu» означає «синій», «jet» означає «літак», тобто це ми і бачимо на зображенні-синій літак. Далі словосполучення «3 Point Implement», що означає «3-точкова зачіпка». Насправді, видається складним зрозуміти сенс, закладений у це позначення. Здається, що це просто гра слів, а отже у споживача не може виникнути певних асоціацій з даним позначенням. Таким чином, нами було виявлено достатньо  суттєві відмінності.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до заявки. Щодо спорідненості товарів, то дійсно, спорідненими можуть бути визнані: товари 1-34 класів МКТП і пов’язані з ними послуги, наприклад, «послуги з постачання для інших», «рекламування», «роздрібний продаж» (35 клас МКТП). Але слід зазначити, що це не є беззаперечним фактом, адже розглядається тільки можливість визнання їх спорідненими.

Thurston Manufacturing Company під заявленим позначенням продавали сільськогосподарську техніку, а саме: надра, плуги, культиватори та машини для відновлення сільськогосподарських залишків та обробки ґрунту. Що стосується діяльності заявника, то він вже більше 24 років надає послуг із неспеціалізованої оптової торгівлі та інших видів роздрібної торгівлі. І оскільки послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на зміну, виготовлення та просування яких вони спрямовані, послуги заявника та Thurston Manufacturing Company, на нашу думку, не могли бути визнані спорідненими.

Професіоналізм проявляється не тільки в якісному відпрацюванні загальновідомих «схем» написання мотивованих відповідей. Насамперед, фахівці мають розробляти креативні рішення та знаходити вихід із тих ситуацій, де, здавалося б, виходу немає. Юристи ATILOG не звикли мислити шаблонно і просто проводити пошуки торговельних марок за базами. Ми повністю перевірили власників протиставлюваного позначення. Проведене нашими фахівцями дослідження виявило ще один дуже цікавий факт: протиставлена міжнародна реєстрація є фактично недійсною, через факт припинення існування власника Thurston Manufacturing Company, яка була зареєстрована у Nebraska, United States, припинила свою діяльність у 2019 році та стала банкрутом.

Ми також ознайомилися з американським законодавством щодо надання правової охорони торговельним маркам та їх національними базами ТМ. Оскільки законодавство США передбачає надання через певний час після реєстрації документів, що підтверджують використання торгової марки, у випадку їх ненадання відбувається відкликання марки. Закони, що регулюють банкрутство в США також стали в нагоді. З огляду на банкрутство, власник у 2019 році ТМ не подав відповідних документів, а ТМ фактично перестала існувати. Окрім того, в таких кейсах варто звертати увагу на інформаційний простір тої чи іншої країни: ЗМІ, соціальні мережі тощо. В Переконавшись, що, відповідно до американських правових приписів, компанія більше не може відновитися, ми підтвердили тезу про втрату чинності ТМ. 

Отож, навіть якщо ТМ є в реєстрі, це ще не означає, що вона точно чинна. Варто перевіряти такі нюанси особливо прискіпливо, адже це подекуди має вирішальне значення.

Викладені нами аргументи на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

  • що спорідненість 35 та 7 класів не є аксіомою, а тільки можливістю, та беручи до уваги спростування нами такої спорідненості;
  • що наш клієнт тривалий період надає послуги 35 класу (більше 26 років);
  • те, що власник схожої марки припинив існування з 2019 року;
  • відсутність об’єктивної можливості для виконання умов підтримання чинності базової реєстрації, згідно законодавства країни походження;
  • те, що дані про існування протиставленого знаку є фактично не актуальними,-

ми  переконали експертів Укрпатенту   надати правову охорону заявленому позначенню у всьому заявленому переліку послуг 35 класу.  Зрештою, нам вдалося отримати свідоцтво про реєстрацію ТМ, а клієнт залишився задоволеним нашою співпрацею.

Цей унікальний кейс дає змогу зрозуміти, що безвихідних ситуацій не існує, і результат здебільшого залежить від професіоналізму та скурпульозності юриста. Завдяки ретельному та детальному дослідженню, а також пошуку нестандартних рішень, нам вдалося досягти успіху.  

Якщо Ви зіткнулися з подібною ситуацією і отримали попередню відмову у реєстрації позначення, не гайте часу і звертайтеся до нас за консультацією та написанням мотивованої відповіді. Ми обов’язково Вам допоможемо, адже мислимо категоріями пошуку можливостей, а стандартні підходи залишаємо конкурентам.

Щиро Ваші, команда “ATILOG”

Документи

Звучить чудово, але у мене є кілька питань

Зв'язатись