Використання чужої ТМ є недобросовісною конкуренцією і передбачає відповідальність у вигляді штрафу, що може сягати до 5 % від річного доходу.

Однак, ч. 6 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає можливість використання торговельної марки без дозволу власника: “Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

1. здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

2. використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

3. некомерційне використання знака;

4. усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

5. добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес».

Розглянемо кожен з цих випадків окремо.

1. Право попереднього користувача

Права попереднього користувача на торговельну марку визначені в ст. 500 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що:

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, якщо Ви використовували або здійснили значну та серйозну підготовку для використання певного позначення для своїх товарів чи послуг, яке згодом було зареєстровано іншої особою як торговельна марка, Ви маєте право і надалі його використовувати без необхідності отримання дозволу власника ТМ.

У випадку, якщо власник звернеться до суду аби заборонити Вам користуватися його маркою, Вам необхідно буде довести, що ви почали використовувати ТМ раніше.

Також можно самостійно звернутися до суду з вимогою визнати за собою права попереднього користувача.

2. Принцип вичерпання прав

Зазначений принцип означає, що власник ТМ втрачає право на комерційне використання товару, який був введений ним у цивільний оборот (проданий, реалізований тощо), і подальше використання знака для товарів і послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника для товарів і послуг.

Здавалося б, що все просто. Купили товар певної марки, і хоча Ви стали власником лише товару, а не ТМ, Ви можете реклумати та продавати його під цією ТМ без дозволу власника/виробника. Але складність тут полягає у тому, що в ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не визначено, який саме підхід до вичерпання прав діє в Україні: національний чи міжнародний.

Відповідно до національного підходу у випадку імпорту товару для його реалізації необхідно отримати дозвіл власника ТМ.

Міжнародний підхід передбачає, що новий власник товару може використовувати ТМ виробника при подальшій реалізації незалежно від того чи є такий товар імпортним. Такий підхід сприяє паралельному імпорту. Слід зауважити, що Митний кодекс України відносить товари паралельного імпорту до контрафактних, що не є правильним виходячи з міжнародного підходу вичерпання прав. Тим не менш, на митниці при ввезені товарів без дозволу власника ТМ можуть виникнути проблеми. 3. Некомерційне використання знаку

Під некомерційним використанням мається на увазі використання без мети одержання прибутку. Однак детально це питання в законодавстві та на практиці не вирішено. Суди під некомерційним використанням торговельної марки визнають наступні випадки:

1. використання чужої ТМ в назві неприбуткової організації ( Постанова ВГСУ від 19.12.2006 )

2. використання чужої ТМ в доменному імені, якщо такий сайт носить інформаційний характер та не містить жодних даних про продаж товарів відповідної ТМ ( Рішення Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2012 )

Справ, у яких суди відмовляють у визнанні права на некомерційне використання знаку, значно більше, оскільки це досить складне питання і залежно від конкретних обставин справи у кожному окремому випадку може вирішуватися по різному.

4. Повідомлення новин і коментарів новин

Найскладнішим моментом у даному випадку є розмежування використання ТМ з рекламною та інформаційною метою, а саме повідомлення новин та коментарів новин. До того ж у законодавстві немає визначення поняття новини, тож чітко не встановлено, якою має бути інформація, повідомлення якої з використанням чужої ТМ не буде розглядатися як порушення. Слід також враховувати положення законодавства про недобросовісну конкуренцію. Новини з використанням чужої ТМ не повинні вводити в оману споживачів та дискредитувати суб’єкта господарювання — власника ТМ.

5. Використання власних імен та адрес

З цим положенням усе просто. Право людини на її ім’я є невід’ємним правом, якого ніхто не може бути позбавлений. Власник ТМ, яка співпадає з Вашим прізвищем, ім’ям і по-батькові або адресою, не може заборонити Вам користуватися ними.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що використання чужої торгової марки без дозволу власника є можливим, однак повинно відповідати законодавству. Не зловживайте своїми правами!

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, Ваше позначення не буде зареєстроване як торгова марка, якщо воно тотожне або схоже до ступеня змішування з уже зареєстрованими торговими марками або позначеннями, уже заявленими на реєстрацію до Укрпатенту. При цьому ці позначення повинні поширюватися на споріднені товари і послуги.

Тотожні позначення — це позначення, які збігаються один з одним в усіх елементах, тобто є абсолютно ідентичними.

Схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення — це позначення, які незважаючи на окрему різницю елементів, можна сплутати один з одним, вони асоціюються один з одним. Питання про те, чи є позначення тотожними або схожими вирішується експертом при проведенні кваліфікаційної експертизи. Однак, краще заздалегідь знати про можливість відмови в реєстрації торгової марки на цій підстави і спробувати усунути проблему.

При проведенні експертизи експерти керуються Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг.

Для встановлення схожості позначень необхідно провести порівняльний аналіз, що має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

Встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких:

1. транслітерація одного і того ж слова літерами іншого алфавіту (ГЕЛІОС-HELIOS);

2. відмінними є лише одна або дві літери (РАПТОР-ДАПТОР, ARIBOLT-ORIBOLD, РЕВІМАЛОН-РЕВІНАЛОН).

Установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням наступних ознак:

– загальне зорове сприйняття;

– вид шрифту;

– графічне написання (відтворення) з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові);

– розташування літер по відношенню одна до одної;

– алфавіт, літерами якого написане слово;

– колір чи поєднання кольорів.

Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, експертиза проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому. Якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості окремий чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

При визначенні подібності зображувальних і об’ємних позначень враховують наступні критерії:

– зовнішня форма;

– наявність чи відсутність симетрії;

– смислове значення;

– вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.);

– поєднання кольорів і тонів.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Якщо під час порівняльного аналізу комбінованих позначень буде встановлено, що їх словесні елементи ідентичні або схожі настільки, що їх можна сплутати, то такі комбіновані позначення слід визнати схожими навіть при певній розбіжності зображувальних елементів.

Все це стосується позначень, що поширюються на одні й ті ж або споріднені класи товарів і послуг.

Спорідненість товарів і послуг означає, що товари і послуги пов’язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

Приблизний перелік кореспондуючих класів МКТП, які містять споріднені товари:

Отже, якщо під час проведення попереднього інформаційного пошуку на тотожність і схожість позначення були виявлені такі позначення необхідно змінити Ваше позначення: додати до нього нові словесні або зображувальні елементи, змінити кольорову гаму, приділити значну увагу саме зовнішньому вигляду. Це не гарантує, але значно підвищує Ваші шанси на реєстрацію торгової марки.

Цей критерій є досить поширеною підставою для відмови Укрпатентом у реєстрації торгової марки.

Проблема полягає у тому, що ні в законодавстві, ні в багаторічній судовій практиці не визначено, що означає відомі в Україні фірмові найменування, відсутні будь-які критерії для встановлення відомості.

Головним актом, який регулює проведення експертизи Укрпатентом є Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. У ньому зазначено, що фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов’язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи. Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування можуть бути, зокрема енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Так як до сьогоднішнього дня в Україні не було створено реєстру фірмових (комерційних) найменувань, то основним способом підтвердження або спростування відомості фірмового найменування залишаються дані державних органів. Наприклад, довідка з Державної служби статистики, яка підтвердить наявність або відсутність в Україні зареєстрованої юридичної особи з фірмовим найменуванням аналогічним заявленому позначенню.

Щодо судової практики з цього питання, то деякі судді для визначення відомості фірмового найменування застосовують за аналогією критерії визначення відомості торговельної марки, які передбачені в ч. 2 ст. 25 Закону, а саме: “При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

– ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

– тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

– свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

– цінність, що асоціюється зі знаком».

Інші судді доручають вирішення питання відомості фірмового найменування експерту.

Однак, у Постанові Вищого господарського суду України від 01.12.2015 року за справою № 39/124, суд наголосив на тому, що правове значення в даному випадку має лише відомість (без обмеження факторів, які на це вплинули) в Україні цього фірмового найменування; питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом.

Таким чином, позиція ВГСУ така, що суддя самостійно має вирішити питання відомості, врахувавши всі обставини, не обмежуючись жодними критеріями.

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, відомий — якого знає багато людей, який користується популярністю, славою; знаменитий, славетний.

З цього визначення вбачається, що суд має встановити кількість осіб, яким відоме фірмове найменування. Однак, які саме це мають бути особи — споживачі чи контрагенти, не зрозуміло.

Отже, доказами відомості фірмового найменування у суді можуть бути інформація різного роду, зокрема довідки державних органів, соціологічні опитування, статистичні дані, інформація від контрагентів тощо.

Якщо звернутися до іноземного законодавства, то в Європейському Союзі взагалі немає такого критерію для відмови як наявність схожого до ступеня змішування відомого комерційного найменування. У Директиві 2015/2436 Європейського парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року щодо торгових марок зазначається наступне: “The concept of infringement of a trademark should also comprise the use of the sign as a trade name or similar designation, as long as such use is made for the purposes of distinguishing goods or services.

The exclusive rights conferred by a trade mark should not entitle the proprietor to prohibit the use of signs or indications by third parties which are used fairly and thus in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. In order to create equal conditions for trade names and trademarks against the background that trade names are regularly granted unrestricted protection against later trade marks, such use should only be considered to include the use of the personal name of the third party. Such use should further permit the use of descriptive or non-distinctive signs or indications in general”.

Отже, у ЄС використання торговельної марки в якості комерційного найменування, яке слугує для розрізнення товарів і послуг визнається порушенням. Що ж стосується найменувань, які виникли раніше торгових марок, то їм надаються фактично рівні умови з певними обмеженнями.

Враховуючи необхідність приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС, було б доцільним взагалі виключити із Закону аб. 4 ч. 3 ст. 6.