У аб. 4 ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зазначено, що: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг».
Цей критерій є досить поширеною підставою для відмови Укрпатентом у реєстрації торгової марки.
Проблема полягає у тому, що ні в законодавсті, ні в багаторічній судовій практиці не визначено, що означає відомі в Україні фірмові найменування, відсутні будь-які критерії для встанолення відомості.
Головним актом, який регулює проведення експертизи Укрпатентом є Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. У ньому зазначено, що фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов’язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи. Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування можуть бути, зокрема енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.
Так як до сьогоднішнього дня в Україні не було створено реєстру фірмових (комерційних) найменувань, то основним способом підтвердження або спростування відомості фірмового найменування залишаються дані державних органів. Наприклад, довідка з Державної служби статистики, яка підтвердить наявність або відсутність в Україні зареєстрованої юридичної особи з фірмовим найменуванням аналогічним заявленому позначенню.
Щодо судової практики з цього питання, то деякі судді для визначення відомості фірмового найменування застосовують за аналогією критерії визначення відомості торговельної марки, які передбачені в ч. 2 ст. 25 Закону, а саме: “При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:
- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком».
